NotizieBlogLotta alla contraffazione: i rimedi previsti dalla legge possono dare risposte concrete?

Lotta alla contraffazione: i rimedi previsti dalla legge possono dare risposte concrete?

Blog, L'esperto risponde

Il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia per i marchi e i brevetti registrati, tuttavia è il titolare del marchio o del brevetto che ha il compito di farli rispettare scoprendo eventuali violazioni. Ma quali sono le possibili misure da adottare per far rispettare i propri diritti derivanti dal marchio o dal brevetto? E come fare per ottenere da subito una reale protezione dal danno della contraffazione?

Nel caso di contraffazione di un brevetto o di un marchio ad opera di un concorrente, il titolare del marchio o del brevetto può promuovere un’azione di contraffazione nei confronti del produttore, dell’importatore, del distributore, del rivenditore o dell’intermediario del prodotto contraffatto e chiedere:

  • l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità;
  • l’applicazione di una penale, ovvero che il giudice ordini il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
  • la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione a spese dell’autore della violazione;
  • che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono a produrli siano assegnati in proprietà al titolare del diritto;
  • la pubblicazione della sentenza o dell’ordinanza cautelare su uno o più giornali a spese del soccombente;
  • il risarcimento del danno, tenendo conto di tutte le circostanze del caso comprese le conseguenze economiche negative ed il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della contraffazione ed eventualmente anche il danno morale arrecato al titolare del diritto violato. Laddove non si riesca a fornire la prova precisa del danno patito il giudice sulle base delle presunzioni che si desumono dagli atti di causa può fissare una somma globale, tenendo comunque in considerazione che il profitto perso dal titolare del brevetto a causa della commercializzazione del prodotto contraffattorio non potrà essere inferiore all’importo dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In alternativa al lucro cessante chi agisce può anche chiedere la restituzione degli utili percepiti dall’autore della violazione.

 

Il giudice può inoltre ordinare che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi che violano un diritto di proprietà industriale (cosiddetto diritto di informazione).

 

Chi agisce ha l’onere di fornire la prova che il proprio marchio o il brevetto di cui è titolare siano stati contraffatti da terzi. A tale fine può ad esempio esibire un oggetto contraffatto o materiale illustrativo che dimostri la contraffazione (pubblicità, offerte, ecc.). In alternativa può avvalersi degli strumenti cautelari della descrizione e del sequestro.

 

Tuttavia, i tempi tecnici per completare un’azione di contraffazione possono essere piuttosto lunghi e nel frattempo occorre limitare i danni causati dalla contraffazione stessa. A questo scopo la legge prevede tre tipi di strumenti cautelari, che tutelano in via preventiva il diritto difeso dal titolare del marchio o del brevetto, evitando così che la durata della causa possa vanificare gli effetti di un provvedimento favorevole.

Il titolare del marchio, prima che inizi il giudizio o in corso di causa, può chiedere, tramite la procedura d’urgenza:

  • la descrizione, da parte di un Ufficiale giudiziario eventualmente supportato da un perito, degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio, dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività. Si tratta di una descrizione dettagliata grazie alla quale si può stabilire il grado di somiglianza effettiva tra l’oggetto contraffatto e quello originale, permettendo quindi al titolare del diritto di acquisire da subito elementi di prova concernenti la violazione da parte di terzi che potranno essere utilizzati nel successivo giudizio di merito;
  • il sequestro dei beni che costituiscono contraffazione del proprio marchio, dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Tale misura ha una funzione probatoria, può cioè essere utilizzato per reperire e conservare elementi di prova relativi alla violazione del diritto industriale, ma ha anche un’importante funzione preventiva, poiché sottrae dalla disponibilità del contraffattore i prodotti e i mezzi con i quali viene realizzata la violazione del diritto di proprietà industriale;
  • l’inibitoria alla fabbricazione, al commercio ed all’uso di quanto costituisce violazione del proprio diritto e l’ordine di procedere al ritiro dal commercio. Questa misura cautelare ha la funzione di evitare il protrarsi o il reiterarsi della contraffazione e, insieme al sequestro, ha l’effetto di difendere il marchio o il brevetto prima del termine della causa per contraffazione.

La procedura d’urgenza può quindi produrre effetti significativi e tangibili nell’arco di qualche mese, e anche prima in casi di particolare urgenza o gravità.

 

Capita invece talvolta che un imprenditore subisca un’azione di contraffazione per un segno distintivo che utilizza, anche se non lo ha registrato e quindi non ne detiene formalmente i diritti, o per un prodotto commercializzato che tuttavia non è protetto da alcun brevetto di sua proprietà. In questi casi, l’imprenditore può difendersi in giudizio, chiedendo la nullità del marchio o del brevetto del terzo che ha promosso il giudizio nei suoi confronti, laddove privi dei requisiti di legge.

 

Infine può accadere che un terzo abbia depositato la domanda di registrazione di un marchio o di un brevetto pur non essendone il titolare. In questo caso è possibile promuovere un’azione di rivendica del marchio o del brevetto ed assumerne la titolarità.

 

I marchi e i brevetti sono un importantissimo elemento nella battaglia quotidiana per differenziarsi rispetto ai propri concorrenti, e in quanto tale vanno tutelati e difesi in maniera organica e proattiva. La legge mette a disposizione dell’imprenditore una serie di strumenti, dalla registrazione alle azioni di contraffazione, che consentono a ciascuna impresa di impostare una strategia efficace di valorizzazione e tutela dei propri asset immateriali. Sta al singolo imprenditore trovare le soluzioni più efficaci per la sua azienda.

 


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